おしかり？

お叱りという訳では無いのでしょうけど。「平成２３年（行ケ）第１０１９１号 審決取消請求事件」の判決文において、裁判官から最後に付言として、以下の内容か記載されています。

５ 付言
当裁判所は，審決には，上記２ないし４において判断した他，次の点に問題があると解する。すなわち，一般に，審決が，「本件訂正発明が甲１に記載された発明に基づいて容易に想到することができたか否か」を審理の対象とする場合，①引用例（甲１）から，引用発明（甲１に記載された発明）の内容の認定をし，②本件訂正発明と甲１記載の発明との一致点及び相違点の認定をした上で，③これらに基づいて，本件訂正発明の相違点に係る構成について，他の先行技術等を適用することによって，本件訂正発明１に到達することが容易であったか否か等を判断することが不可欠である。特に，本件においては，引用例の記載事項のいかなる部分を取捨・選択して，引用発明（甲１に記載された発明）を認定するかの過程は，引用発明として認定した結果が，本件訂正発明と引用発明との相違点の有無，技術的内容を大きく左右するという意味において，極めて重要といえる。

しかし，本件において，審決では，引用発明の内容についての認定をすることなく（甲１の記載を掲げるのみである。），また本件訂正発明と引用発明との一致点及び相違点の認定をすることなく（相違点が何であるか，相違点が１個に限るのか複数あるのか等），甲１の文献の記載のみを掲げて，本件訂正発明１の容易想到性の有無の判断をしている。

当裁判所は，審決には，原告主張に係る取消事由２及び４の誤りがあるとして，審決を取り消すべきものと判断したが，差し戻した後に再開される審判過程において，引用例記載の発明の認定及び本件訂正発明と引用例記載の発明との相違点等について，別途の主張ないし認定がされた場合には，その認定結果を前提として，改めて，相違点に係る容易想到性の有無の判断をした上で，結論を導く必要が生じることになる旨付言する。

もう一度審理するときは、その辺をちゃんと判断してねという、裁判所から特許庁に対するなかなか手厳しいメッセージかなと思いました。