特許法第1問追記

先日、第1問について記載しましたが、乙側の立場から「非侵害」の主張をする論調として70条2項を主張する(実施例参酌の原則)ことが考えられるので追記しておきます。

本来実施例を追加する場合、本問のように補正ではなく国内優先権を使います。そのメリットとしてTwitterで「拒絶理由時に減縮補正できるメリットがあるためか?」という趣旨の質問を受けました。実施例追加のメリットしては1点はその点もありますが、もう一つは発明の幅を広げる(限定解釈を避ける)というメリットがあります。すなわち、70条2項の登場です。

70条2項について

乙としては、発明Aについて、明細書にはa1しか記載が無い訳ので、権利行使時に70条2項を考えて、発明Aはa1に限定解釈されるといった主張が可能です。例えば、発明が画像形成装置(上位概念)であるのに対して、明細書の実施例がレーザプリンタ(下位概念1)の記載で終始していれば、インクジェットプリンタ(下位概念2)に対しては権利範囲から除かれるという主張ができます。

ただ、これも侵害判断が警告前の段階(すなわち、クライアントから侵害判断として鑑定意見書を作成している段階)であれば、やはりa2が下位概念で含まれている以上、訴訟において権利侵害が認められる可能性が高いと判断します。統計は取っていませんが、特許請求の範囲にAと記載している以上、権利範囲を解釈する上でa1、a2は含まれると判断されるのは訴訟の上では多いかと思います。
それに弁理士として「大丈夫だと思うけど、訴えられて負けちゃったらごめんね!」とは言えないためです。

逆に、警告が来た以降であれば上記のような主張をしていきます。乙側の代理人として何も主張せず相手の主張をそのまま採用する必要は無いためです。

仮にこの展開で行くのであれば、設問(2)は、限定解釈を避けるためにa2の補正を追加したという論述をしていけば整合性は取れるかと思います。

なお、均等論はそもそも文言侵害に該当しない場合の話ですので、本問では適用がないと思います。

試験戦略上どちらで記載するか

結果として、甲の立場、乙の立場、検討の段階に応じて色々と内容が異なります。
しかし、実務ではなく弁理士試験として考えた場合、明確ではないのですが本問の場合は「甲の立場」で書かれていると題意把握した方が良いか思います(乙の立場の問題であれば、甲から特許権行使を受けた場合、乙が主張出来る点になるかと思います)。

そうすると、甲の立場(甲の代理人)の立場としては、結論として侵害に持っていった方が、今までの傾向からすると適切な答案になりやすいと思います。